La protection des marques « Mc » et « Mac » par MacDONALD’S
Mac Donald’s, partenaire de l’Euro 2016, a marqué de sa présence publicitaire les écrans dans le cadre de la diffusion des différents matchs de cet événement sportif majeur.
L’occasion de se rappeler que la société américaine reste très active dans la défense de ses marques. Elle est ainsi titulaire, outre de la marque communautaire McDONALD’S, de 12 autres marques comportant les éléments « Mc » ou « Mac » pour protéger ses produits et services de restauration rapide (McMUFFIN, McFLURRY, BIG MAC…).
Ayant découvert le dépôt en 2008, par la société Future Entreprises, du signe MACCOFFEE pour des produits alimentaires et des boissons, la société MacDONALD’S avait demandé l’annulation de cette marque.
L’EUIPO (anciennement OHMI) avait fait droit à la demande du leader du fast-food en 2013, en retenant que « compte tenu de la renommée de longue date acquise par la marque McDONALD’S et de l’établissement, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre celle-ci et la marque contestée, il y avait un risque sérieux que l’usage, sans juste motif, de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD’S ».
Sa décision vient d’être confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne dans une décision rendue le 5 juillet 2016.
Pour écarter tout risque de confusion, le déposant de la marque MACCOFFEE faisait valoir, devant le Tribunal de l’Union Européenne saisi du recours, que, conformément à la jurisprudence, la similitude visuelle devait en l’espèce prévaloir, dans la mesure où les produits alimentaires et les boissons sont sélectionnés, avant tout, de manière visuelle. Or, selon lui, les marques en conflit étaient très différentes sur le plan visuel et la chambre de recours avait estimé, à tort, que les éléments « mac » et « mc » étaient visuellement similaires. Il soutenait également que, sur le plan phonétique, les marques en conflit étaient très différentes. Les préfixes « mac » et « mc » ne se prononceraient pas de la même manière. En anglais, du fait du double emploi de la lettre « c », la marque contestée se prononcerait « mac coffi », tandis que la marque McDONALD’S se prononcerait « me don alds » et que, comme il ressortirait de la jurisprudence anglaise, l’accentuation se ferait sur la deuxième syllabe « don », ce qui impliquerait que l’élément « mc » serait un élément secondaire de ladite marque sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la société Future Enterprises faisait valoir que la marque McDONALD’S est comprise comme un nom de famille, alors que la marque contestée, bien qu’elle contienne l’élément « mac », qui est également un préfixe courant des noms patronymiques d’origine gaélique (écossais et irlandais), n’est pas comprise globalement comme un tel nom, dans la mesure où cet élément est associé au terme « coffee », qui est compris comme désignant du café, à savoir une boisson chaude aromatique. Dans ce contexte, l’élément « mac » de la marque contestée devait, selon le déposant, être probablement compris comme renvoyant à un terme argotique américain pour s’adresser amicalement à un étranger, comme dans l’expression « Hey Mac, you want a coffee ? » (« Hé Mac, tu veux un café ? »). Faute d’une quelconque similitude entre les marques en conflit, le déposant estimait que la chambre de recours devait rejeter la demande en nullité et observait que, même à supposer que ces marques soient faiblement similaires, cela ne permettrait pas, au vu de la pratique de l’EUIPO, de conclure à l’établissement, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre celles-ci.
La décision de l’EUIPO vient pourtant d’être confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne dans une décision rendue le 5 juillet 2016, qui détaille par le menu les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en présence.
Sur le plan visuel, le TUE retient ainsi que les marques en conflit présentent de grandes différences, dans la mesure où, alors que la marque McDONALD’S est composée de neuf lettres et d’un signe typographique et la marque contestée de neuf lettres, celles-ci n’ont en commun que quatre lettres, à savoir les lettres « m », « c », « o » et « a », dont trois n’occupent pas la même position dans les marques en conflit. Certes, ces marques débutent toutes deux par la lettre « m » et leurs lettres « c » et « o » sont situées respectivement en deuxième et en quatrième positions dans la marque McDONALD’S et en troisième et en cinquième positions dans la marque contestée. En outre, les lettres « m » et « c » figurent dans la partie initiale des marques en conflit, à savoir les éléments « mac » et « mc ». Par ailleurs, une dissemblance entre les marques en conflit ne saurait être déduite de l’utilisation de caractères minuscules ou majuscules, car une telle circonstance est sans pertinence, dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 50 et jurisprudence citée]. Toutefois, ces constatations ne sont, selon le TUE, pas suffisantes pour conclure à une similitude visuelle, même à un faible degré, des marques en conflit.
Sur le plan phonétique, le TUE retient que les éléments « mac » et « mc », se prononcent tous deux « mak » ou « mac », la lettre « a » étant un « schwa » ou une voyelle murmurée prononcée comme dans le mot anglais « ago », au moins par une partie du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, points 37 et 41, et du 26 mars 2015, Emsibeth/OHMI – Peek & Cloppenburg (Nael), T‑596/13, non publié, EU:T:2015:193, points 48 et 50].
Sur le plan conceptuel, des marques sont assez proches lorsqu’elles évoquent la même idée [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, non publié, EU:T:2007:141, point 57, et du 11 décembre 2008, Tomorrow Focus/OHMI – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, non publié, EU:T:2008:567, point 35].
En l’espèce, le TUE a relevé que les éléments « mc » et « mac » figurant dans les marques en conflit sont associés, dans l’esprit d’une partie du public pertinent, à une même idée, à savoir au préfixe d’un nom patronymique gaélique, que la partie anglophone du public pertinent identifie même comme signifiant « fils de », et qu’elle ne revêt pas de signification particulière pour le reste du public pertinent (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Mc. Baby, T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, point 41, et du 26 mars 2015, Nael, T‑596/13, non publié, EU:T:2015:193, point 41). Il est notoire, pour la partie du public pertinent connaissant les préfixes des noms patronymiques gaéliques, que ces derniers s’écrivent indifféremment « mc » ou « mac ». En outre, au moins pour la partie anglophone du public pertinent, la partie finale de la marque contestée, à savoir l’élément « coffee », était comprise comme faisant référence à une boisson aromatique, traditionnellement servie chaude, issue des graines du caféier. La partie du public pertinent connaissant les préfixes des noms patronymiques gaéliques et comprenant le sens du mot anglais « coffee » est capable de déceler, dans la marque contestée, l’association de ces deux éléments, et ce d’autant plus qu’une telle association du préfixe « mac » ou « mc » avec un mot du langage courant n’a rien d’inhabituel (arrêt du 5 juillet 2012, Mc. Baby, T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346).
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