Marques et concurrence entre opérateurs

Il n’est pas rare de voir des concurrents se livrer une guerre impitoyable en termes de référencement sur Internet.

De la réservation d’un mot-clé correspondant à la marque d’un concurrent pour optimiser son référencement payant à la mise en ligne d’un pseudo-comparatif sur son propre site, les occasions de profiter de la notoriété du concurrent sont nombreuses.

Quelques rappels :

1. Toute marque enregistrée bénéficie de la protection accordée par l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle contre toute « reproduction, usage ou apposition (…) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (…)”.

Lorsqu’une marque est utilisée par un concurrent dans le cadre de son référencement sur Internet, il réserve différents mots-clés contenant la marque concurrente, ce qui lui permettre d’apparaître dans les résultats commerciaux du moteur de recherche à partir de requêtes formulées à partir des termes protégés, pour proposer des services directement concurrents de ceux qui sont protégés par la marque.

Depuis les arrêts rendus par la CJUE le 23 mars 2010 (CJUE, 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google), il convient de considérer que « l’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » .

Le seul fait, pour un annonceur, de réserver un mot-clé correspondant à la marque d’un concurrent ne constitue pas une contrefaçon.

Seule la façon dont est rédigée l’annonce déclenchée par la saisie du mot-clé litigieux doit permettre de déterminer si une atteinte est portée aux fonctions de la marque, et plus spécialement sa fonction de garantie d’identité d’origine. En particulier, les juges recherchent si l’annonce dont l’affichage est déclenchée par la frappe d’un mot-clé constitué d’une marque protégée elle-même sélectionnée dans le service payant du moteur de recherche expose l’internaute à un risque de confusion sur l’origine des produits ou services proposés sous cette annonce.

Plus concrètement, la contrefaçon peut être retenue :

• lorsque l’annonce suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine;

• lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à un tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de lamarque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci.

Il convient ainsi de rechercher si l’usage litigieux a porté atteinte ou était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance.
Les cas dans lesquels l’annonceur est condamné sont rares. Ainsi, dans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un annonceur, sur le fondement de la contrefaçon, dans la situation suivante :

« Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que la société PCA exerçait des activités concurrentes de celles de la société Suza sous le nom commercial « PCA », relève que l’insertion dans le moteur de recherche de Google du mot-clé « PCA » déclenche l’apparition immédiate et simultanée tant des résultats de recherche traditionnels que de liens commerciaux comportant des annonces publicitaires pour des produits « advance » et renvoyant à des adresses de sites Internet qui ne permettent pas d’identifier l’annonceur, alors que dans le même temps le signe « PCA » reste affiché dans la fenêtre affectée à la recherche ; qu’en l’état de ces constatations faisant ressortir l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des produits commercialisés par les deux entreprises, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »

De même, dans une décision du 21 juin 2016, la Cour d’appel de Versailles (Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 21 Juin 2016 – n° 15/00612) a jugé :

« Considérant en l’espèce, qu’il ressort des constats, dont les contenus ne sont pas démentis par la société Carré Sol, que le mot clé ‘decoplus’ sur le moteur de recherche Google donne accès à des pages internet qui affichent dans l’encadré dédié aux liens commerciaux des annonces de la société Carré Sol à l’intitulé ‘Decoplus-carresol-parquet.com’ avec l’indication de l’adresse du local de cette société à Boulogne-Billancourt et des messages publicitaires, (Des promotions jusqu’à 70% Parquet de qualité à prix d’usine, Jusqu’à 60% sur Tarif à Prix Usine), de sorte que force est de constater que cette société utilise les marques de la société Decoplus dans ses messages d’accroche commerciale et non seulement comme mot clé, suggérant ainsi l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire des marques;

Qu’il en résulte que l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire des marques ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci;

Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations qu’est caractérisée une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services marqués, dès lors que cet internaute appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la marque, n’est pas en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance. »

2. Il est également possible, dans certaines situations, d’envisager la responsabilité du concurrent sous l’angle non plus de la contrefaçon mais de la concurrence déloyale.

En effet, dans une décision rendue le 12 octobre 2017 (TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 12 oct. 2017, n° 16/04316, Sté Aquarelle et Aquarelle.com c/ Sté commerciale et touristique), le TGI de Paris a eu l’occasion de considérer que :

«  En voulant favoriser son référencement naturel par l’insertion du mot Aquarelle dans le code source du site associé à sa rubrique intitulée « Bouquet et Aquarelle », la société SCT a manifestement eu l’intention d’orienter l’internaute qui cherche les produits de la marque vers la page de son site pour se placer indûment dans son sillage et tirer profit de sa réputation.

L’aquarelle qui n’est en effet pas naturellement associée au commerce de fleurs est un signe très distinctif de l’entreprise Aquarelle qui l’identifie aux yeux du public depuis des années et l’utilisation de ce terme pour des compositions florales peut en effet provoquer une association d’idées dans l’esprit du consommateur entre les entreprises faisant croire à un lien entre elles quand l’internaute verra apparaître dans le résultat de ses recherches en ayant tapé « bouquet aquarelle » la rubrique « Bouquet et Aquarelle » du site concurrent de la société SCT.

Dans ce contexte la vente de matériel de peinture totalement étrangère à l’activité de la société SCT n’est qu’un faux prétexte pour utiliser à dessein le terme Aquarelle très allusif à la société AQUARELLE et à son image qui révèle l’intention de la société SCT de rediriger l’internaute vers ses services à l’aide du terme reproduit dans le code source du site de manière déloyale.

Il s’ensuit que ces faits qui ont cessé par l’effet du retrait opéré par la société SCT caractérisent un comportement fautif à l’exclusion de la reprise du bouquet « bonbon » largement connu et non protégé, qui engage la responsabilité civile au titre de la concurrence déloyale et parasitaire de la société SCT vis-à-vis des sociétés AQUARELLE qui justifient de leurs investissements intellectuels et financiers pour promouvoir et bénéficier d’une grande visibilité sur le marché des fleurs en ligne dont la société SCT a voulu délibérément profiter. »

3. Lorsque la marque protégée est utilisé par un concurrent dans le cadre d’un comparatif, il devra également respecter certaines prescriptions du droit français.

La publicité comparative est définie en droit français par l’article L. 122-1 du Code de la consommation comme celle “qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent”.

Une telle publicité n’est licite qu’à condition de satisfaire à plusieurs conditions :

• que les biens ou services visés soient comparables ;

• que la comparaison soit objective et porte sur des caractéristiques « essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives » des biens ou services en question ( par ex., TGI Paris, 21 sept. 2005 : PIBD 2006, III, p. 24) ;

• la comparaison ne doit pas être « trompeuse ou de nature à induire en erreur » ( crim., 9 mai 2007, n° 06-86.373: JurisData n° 2007-039030) ;

• elle doit  s’abstenir de tirer indûment profit de la renommée de lamarque de son concurrent, d’entraîner le discrédit ou le dénigrement sur elle (et les produits ou services qu’elle couvre), de susciter une confusion avec le concurrent, ses signes distinctifs et ses biens ou services, et enfin de présenter ses biens ou services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque protégée.

Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union européenne.

Or, la Cour de justice des communautés européennes a plusieurs fois jugé que « les conditions exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci » (CJCE, 25 oct. 2001, aff. C-112/99, Toshiba).

Par principe, l’utilisation d’un signe dans une publicité comparative peut être appréhendée au titre du droit des marques, notamment par l’action en contrefaçon, ce qu’a d’ailleurs admis la Cour de justice dans un arrêt du 12 juin 2008 (CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, O2 Holdings Ltd). Toutefois, cette action sera mise en échec chaque fois que l’usage de la marque s’inscrit dans le cadre d’une publicité comparative licite, comme la Cour de justice des communautés européennes l’a précisé dans le même arrêt.

Le droit français est conforme à cette approche (TGI Paris, 28 oct. 2016, n° 15/01227).

Cette articulation revient à subordonner le succès de l’action en contrefaçon aux dispositions du Code de la consommation lorsque l’usage de la marque intervient dans le cadre d’une publicité répondant à la définition de l’article L. 122-1