La marque : conditions d'attribution

La marque permet de distinguer les produits et services de ses titulaires par rapport aux produits ou services concurrents. Elle permet aux clients de relier le produit ou service, objet de la marque, à la personne qui en est à l’origine. La marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploiter le signe choisi pour un monopole limité au secteur de spécialité du titulaire de la marque.Le droit sur la marque a une durée de 10 années et peut être renouvelé perpétuellement.

Le signe choisi peut parfois faire l’objet de plusieurs protections : il peut être protégé au titre des dessins et modèles ou du droit d’auteur s’il est original.

Un terme banal peut faire l’objet d’une marque si l’on s’en sert pour la première fois pour désigner des produits ou services (Par exemple :  » le chat  » pour des savons), à condition notamment qu’il ne soit pas descriptif.

Principe de la spécialité

Le titulaire de la marque ne peut monopoliser le signe pour d’autres secteurs d’activité. C’est en considération de la spécialité, c’est-à-dire des produits ou services désignés, que l’on appréciera la disponibilité ou la nouveauté du signe, sa distinctivité et l’éventuelle déceptivité.

La classification administrative des marques (les classes de 1 à 45) n’a pas de valeur juridique.

Il ne sera pas tenu compte du principe de spécialité, en cas d’agissement parasitaire ou de marque notoire ou renommée. Par exemple, le choix de la marque  » Orient Express  » pour des produits de luxe peut avoir un caractère parasitaire.

Il n’y aura contrefaçon que si le signe est reproduit ou imité pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.

L’action en contrefaçon ne joue pas en dehors de la spécialité, spécialement dans son aspect de droit pénal.

Les marques collectives

Parmi les marques collectives de certification qui garantissent le respect d’un cahier des charges, la marque est indépendante de la qualité des produits ou services.

Les marques à l’étranger

Dans le cadre d’un dépôt de marque dans plusieurs pays, chaque dépôt est indépendant (en dehors du dépôt de marque communautaire).

Le cadre législatif général

C’est à partir de la seconde moitié du XXe siècle que fût adoptée la première véritable législation française sur les marques (Loi du 23 juin 1857).

La Loi du 31 décembre 1964 a rendu le dépôt obligatoire et a donné un caractère attributif de droits au dépôt.

Ce régime a été réformé par la loi du 04 janvier 1991, visant à transposer la première Directive Européenne, tendant à harmoniser le droit des marques en Europe, du 21 décembre 1988.

La Directive a imposé un certain nombre de règles afin d’harmoniser en partie le droit des marques des

différents Etats Membres, pour éviter qu’il ne crée d’entrave à la libre circulation des produits, à la libre prestation des services et à la libre concurrence.

Le droit des brevets se retrouve en droit des marques par plusieurs emprunts, tels que l’action en revendication, le relevé de déchéances, la possibilité de notifier copie de la demande au présumé contrefacteur, les conditions d’ouverture de l’action civile en contrefaçon, la demande d’interdiction provisoire ou de constitution de garantie, l’effet absolu de la dénomination de la marque ou de sa déchéance, la faculté d’arbitrage, etc.

Par cette réforme de 1991, a été instituée une procédure d’opposition et de nouveaux cas de déchéance.

Le propriétaire négligent se voit opposer la forclusion de son droit d’agir en nullité ou en contrefaçon par tolérance, ainsi qu’un délai de prescription uniforme de trois ans pesant sur lui pour agir en contrefaçon par la voie pénale.

Ont été introduites par cette Directive Communautaire, l’intégration de la forclusion par tolérance et de la déchéance par excès de notoriété pour la marque devenue générique.

I – LE CHOIX DE LA MARQUE

Selon l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,  » La marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale « .

Le signe doit être susceptible d’une représentation graphique, être distinctif, licite et disponible.

Toute personne physique ou morale peut déposer une marque.

I-1 La marque doit être susceptible de représentation graphique

Il peut s’agir d’une marque nominale (un ou plusieurs mots -il peut s’agir par exemple d’un slogan publicitaire-), d’une marque figurative ou emblématique (dessins).

Les signes gustatifs ou olfactifs seront donc exclus en principe.

Les signes peuvent être verbaux ou figuratifs, en deux ou trois dimensions.

La marque peut être complexe et combiner plusieurs éléments.

La marque peut être sonore.

La marque peut également représenter la forme du produit ou son conditionnement, à partir du moment où cette forme est arbitraire et non imposée par une fonction technique.

La forme d’un bâtiment ou d’un véhicule, si elle a un caractère de fantaisie, est susceptible de représentation graphique et peut caractériser des services.

La combinaison de couleurs peut également être protégée ou une nuance de couleurs (exemple :  » Kodak  » avec son jaune spécifique).

I-2 Le signe doit être distinctif

Le signe doit permettre de distinguer les produits ou services des concurrents.

La marque de produit sert à identifier, promouvoir et commercialiser les produits sur lesquels ou sur le conditionnement desquels elle est apposée.

La marque de service sert à identifier les services d’un prestataire de services.

La marque doit être distinctive, cette distinctivité s’apprécie en fonction de la spécialité c’est-à-dire à l’égard des produits ou services désignés dans le dépôt.

Par exemple, le terme  » Baccara  » est distinctif et arbitraire pour une voiture, mais ne l’est pas pour un jeu de cartes.

Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.



• Ne sont pas distinctifs les termes génériques, usuels et nécessaires

Par exemple,  » crème de gruyère  » a un caractère générique pour désigner des gruyères fondus.

On recherche si, au moment du dépôt, le terme était compris ou employé en France par une large fraction de la clientèle intéressée.

• Ne sont pas distinctifs les signes descriptifs

Il s’agit des signes qui servent à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services. Par exemple,  » Multimédia  » a été considéré comme descriptif pour des produits ou services utilisant différents média.

• Ne sont pas non plus distinctifs les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle

Il faut que la forme soit arbitraire et sans incidence sur la valeur substantielle du produit. Par exemple, les chocolats vendus sous une forme attractive, ou encore la célèbre doublure des imperméables  » Burberry’s « .

L’usage peut faire acquérir un caractère distinctif à des marques qui, à l’origine, étaient nécessaires, génériques, usuelles ou descriptives.

On tient compte, pour cela, de l’importance de l’usage et de sa durée.

I-3 Le signe doit être licite

• Il ne doit pas être interdit par la Convention d’Union de PARIS, par les accords instituant l’OMC (interdiction d’utiliser les drapeaux emblèmes d’Etat, les sigles d’organisations internationales,…).
• Le signe ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Il ne doit pas être contraire à une loi ou à un règlement (publicité pour le tabac, l’alcool).
• Le signe ne doit pas être déceptif : de nature à tromper le public, à lui donner de fausses informations (exemple : la marque  » Brazil  » pour des cafés de provenance différente).

L’appréciation du caractère trompeur du signe relève du pouvoir souverain des juges du fond et la Cour de Cassation vérifie que les juges ont effectivement motivé leur décision en précisant en quoi le signe est susceptible de tromper le public.

Il convient d’apprécier le caractère déceptif ou non du signe par rapport à la perception qu’en a le public considéré comme un consommateur d’attention moyenne.

La tromperie peut résider dans l’évocation seule.

I-4 Le signe doit être disponible

Le signe doit être disponible. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité.

On ne peut adopter comme marque, un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs.

Si la procédure d’opposition n’est ouverte qu’au titulaire d’un droit antérieur, tout intéressé peut toutefois formuler des observations à l’INPI.

Il existe huit catégories d’antériorités :

• Celles constituées par des droits sur les signes distinctifs : marque (1), dénomination sociale (2), nom commercial (3) et appellation d’origine (4) ;
• Les antériorités constituées par d’autres droits de propriété intellectuelle : droit d’auteur et droit sur un dessin ou modèle (5),
• Les antériorités constituées par le droit de la personnalité (6) et la défense de certains droits des collectivités territoriales (7).

1. La marque

La marque antérieure n’est opposable que si elle est publiée au Registre National des Marques ou au Registre des Marques Communautaires, et qu’elle est relative à des produits ou services identiques ou similaires.

Pour apprécier la similitude des produits ou services, on tient compte du caractère distinctif de la marque antérieure et en particulier, le cas échéant, de sa renommée.

La marque dite  » d’usage « , exploitée sans avoir été déposée, ne constitue pas une antériorité efficace sauf cas de dépôt frauduleux.

De même, si la marque, sans être déposée, est notoirement connue, le signe ne peut pas être adopté. Le titulaire de la marque notoire dispose alors de la procédure d’opposition et de l’action en nullité pour agir contre le signe déposé. La marque notoire fait également exception au principe de la territorialité des marques. Il faut que la marque notoire ait acquis auprès de la clientèle française une célébrité ou une renommée particulière, connue d’une large fraction du public qui l’associe immédiatement aux produits ou services qu’elle distingue.

2. La dénomination sociale

Il faut qu’il existe un risque de confusion pour opposer son antériorité.

3. Nom commercial et enseigne

Il faut que les noms commerciaux et enseignes antérieurs invoqués aient un rayonnement national pour antérioriser une marque, en plus du risque de confusion.

4. L’appellation d’origine

L’appellation d’origine garantit non seulement l’origine géographique, mais aussi la qualité du produit qui bénéficie d’une protection très forte. Il n’est pas nécessaire de constater un risque de confusion.

La jurisprudence considère que l’existence d’une appellation d’origine rend le signe indisponible, même lorsque sa reconnaissance est postérieure au dépôt de la marque.

5. Les droits d’auteur

Il faut disposer de l’accord de l’auteur pour déposer à titre de marque une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

Par exemple, le titre d’une oeuvre de l’esprit peut être protégé de trois façons. Le dépôt en tant que marque pour désigner le produit ou service dont relève l’objet intitulé, le droit d’auteur si le titre peut être qualifié de création originale et l’action en concurrence déloyale en cas de reprise du titre dans des conditions propres à créer un risque de confusion.

Néanmoins, il est possible d’utiliser une oeuvre tombée dans le domaine public (70 ans après le décès de l’auteur), sous réserve du respect du droit moral de l’auteur.

6. Droits de la personnalité

Le choix du signe ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalité d’autrui, notamment au droit sur le patronyme, sur le pseudonyme ou l’image d’une personne.

Le juge peut ordonner l’interdiction ou l’annulation de la marque ou une réglementation supprimant toute confusion.

Seul le titulaire du droit de la personnalité peut agir.

7. Attribut des collectivités territoriales

Il est interdit d’adopter un signe qui porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Ces antériorités n’ont pas un caractère exhaustif.

Peut notamment être ajoutée à cette liste, en vertu de la jurisprudence, l’adresse d’un site internet (nom de domaine).

II L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

En France, l’enregistrement, même s’il est subordonné à un examen administratif de forme et de fond, n’est qu’un examen administratif et n’assure nullement la validité de la marque qui peut toujours être annulée par la suite.

La marque appartient au premier déposant.

II-1 Le dépôt

Toute demande d’enregistrement doit être déposée à l’INPI, au Greffe du Tribunal de Commerce.

Si le déposant est domicilié ou a son siège à l’étranger, il doit élire domicile en France et constituer un mandataire établi en France.

Un dépôt ne peut porter que sur une seule marque à la fois et doit comporter l’identification du déposant,

le modèle de la marque, ainsi qu’une brève description.

L’étendue de la protection doit être déterminée.

La description des produits ou services visés par la protection doit être suffisamment claire pour permettre de délimiter, de façon immédiate, le contenu du dépôt.

L’examen de l’INPI touche au fond et à la forme, bien que l’examen au fond ne soit pas exhaustif en terme, notamment, de recherche des antériorités.

Le déposant peut rectifier les erreurs matérielles de son dépôt.

Toute irrégularité fait l’objet d’une notification motivée au déposant.

Le déposant a toujours la possibilité de rectifier ou de retirer spontanément sa demande au cours de la procédure.

Si la marque est admise, elle fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques et d’une publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle).

A compter du dépôt, le déposant dispose d’un délai de priorité de 6 mois pour protéger la marque dans les autres pays de l’Union, sans risquer de se voir opposer les antériorités constituées dans l’intervalle.

II-2 La procédure d’opposition

Tout dépôt recevable est publié dans les 6 semaines au BOPI. Cette publication fait courir le délai de 2 mois ouvert aux tiers pour former opposition.

Dans les deux mois de la publication du dépôt au BOPI, tout intéressé peut formuler des observations auprès du Directeur de l’INPI.

Les observations sont dépourvues d’effet juridique.

Les titulaires de droits antérieurs bénéficient d’une procédure d’opposition si le dépôt porte atteinte à ceux-ci.

C’est à partir de cette publication que l’on peut inscrire des droits sur la marque (licences, notamment) et que les actes d’utilisation de la marque peuvent être qualifiés de contrefaçon.

II-3 Le renouvellement

La protection est accordée pour 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment.

Pour renouveler la marque, il faut posséder un droit sur cette marque, mais la jurisprudence a jugé que le cessionnaire qui n’a pas publié son droit au Registre National des Marques ne peut pas opérer un renouvellement valable.

Le renouvellement doit être demandé au cours des 6 derniers mois de validité de l’enregistrement.

Un renouvellement anticipé, plus de 6 mois avant le terme, est possible tout en faisant un nouveau dépôt pour le signe modifié ou l’extension du produit ou service.

On peut, par la suite, renouveler en une seule déclaration les deux enregistrements.

II-4 La marque notoire

S’agissant d’une marque notoire, il suffit qu’elle soit notoirement connue pour pouvoir être opposable et agir en nullité de l’enregistrement de sa marque par un tiers.

On parle de marque notoire lorsque la marque célèbre n’est pas déposée en France et on parle de marque de renommée lorsque la marque notoire a été déposée. Leurs régimes sont similaires.

Le public à prendre en compte est le grand public, et non un public de spécialistes.

L’action en nullité de dépôt de marque notoire se prescrit par 5 ans à compter de la date de l’enregistrement, à moins que l’enregistrement ait été effectué de mauvaise foi.

II-5 L’action en revendication

Depuis 1991, l’action en revendication permet à la personne qui a un droit sur la marque de revendiquer sa propriété lorsqu’un enregistrement a été demandé soit en fraude de ses droits, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

Les conséquences en sont la substitution du titulaire initial de la marque au profit de celui ayant mené avec succès une telle action.

L’assignation et le jugement sont inscrits au Registre National des Marques.

L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Néanmoins, celui qui a réalisé le dépôt frauduleux ne peut invoquer la prescription triennale s’il est de mauvaise foi.

III LA PERTE DU DROIT

III-1 Perte par renonciation

La perte du droit peut se faire par renonciation à tout moment à condition qu’elle soit transcrite au Registre National des Marques ; elle peut se réaliser aussi par non-renouvellement de la marque à l’issue des 10 ans.

III-2 Perte par annulation

L’enregistrement de la marque peut être annulé chaque fois que le dépôt n’est pas conforme aux conditions de validité de la marque, est détourné de sa finalité ou que l’enregistrement a été réalisé en fraude au droit des tiers ou à la loi.

Certains vices sont des vices de nullité absolue, comme l’impossibilité de la représentation graphique du signe, l’absence de caractère distinctif, l’ilicéité du signe (signe interdit, contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, déceptif).

Tout intéressé peut alors agir en annulation.

En revanche, les droits antérieurs sanctionnent la marque viciée par une nullité relative.

La décision d’annulation a un effet absolu.

L’action en nullité peut être introduite à tout moment.

III-3 Perte par tolérance

Le titulaire du droit antérieur ne peut agir si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 années.

Cette forclusion ne s’applique qu’aux produits et services ayant fait l’objet de la tolérance.

III-4 Perte par déchéance

D’autres cas de déchéance sont également possibles.

(a) La déchéance pour défaut d’exploitation de la marque :

Il faut que la marque n’ait pas été exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans. L’usage indirect avec l’accord du propriétaire est assimilé à un usage fait par le propriétaire. L’usage doit être public et dirigé par la clientèle et sur le territoire français. L’exploitation doit être non équivoque et sérieuse, même si elle est restreinte. Néanmoins, un acte d’exploitation entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de l’introduction d’une action en déchéance, ne fera pas obstacle à la déchéance (période suspecte).

Néanmoins, la marque peut être exploitée avec une légère différence, à condition que son caractère distinctif essentiel soit respecté. La déchéance demandée peut également être partielle. En effet, c’est au regard des produits ou services effectivement désignés dans l’enregistrement que doit s’apprécier le défaut d’exploitation. L’exploitation pour des produits non désignés, même s’ils sont similaires, ne seront pas considérés comme des usages sérieux de la marque.

Toutefois, cela n’empêche pas le titulaire de la marque d’agir en contrefaçon pour l’utilisation de produits similaires. Le défendeur peut mettre en avant des motifs légitimes de son défaut d’exploitation, comme la suspension de son exploitation dans l’attente d’une autorisation administrative.

La déchéance peut être demandée en justice par tout intéressé. Elle le sera le plus souvent de manière incidente, par le défendeur dans un litige.

Le Tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le propriétaire de la marque possède son domicile ou siège social. La charge de la preuve est renversée et il incombe au propriétaire de la marque d’apporter la preuve par tout moyen de l’exploitation.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de 5 années. En conséquence, les actes antérieurs seront toujours considérés comme des actes de contrefaçon.

(b) La déchéance peut également intervenir parce que la marque est devenue déceptive

Il peut s’agir, par exemple, d’un élément géographique qui ne correspond plus à l’origine des produits.

C’est à celui qui demande la déchéance de prouver son caractère déceptif.

(c) La déchéance peut également intervenir du fait de l’utilisation générique de la marque

Il s’agit de la vulgarisation du signe devenu générique par le fait du titulaire de la marque. Le public a alors cessé de percevoir la marque en tant que telle, mais y voit plutôt le nom commun d’un produit ou service ( » caddy « ,  » fermeture éclair « ,  » walkman « ,…). Il est donc nécessaire de constater l’usage généralisé de la marque comme terme générique pour désigner un produit ou service. La raison de cette déchéance se trouve dans l’attitude passive du propriétaire de la marque qui n’a pas accompli les diligences raisonnables pour avertir le public du caractère protégé de son signe. Lorsque l’usage est fait par un concurrent, l’action en contrefaçon est possible. S’il s’agit d’un usage non commercial, dans la presse, seule une action en responsabilité civile paraît a priori envisageable. Pourtant, la jurisprudence accueille aussi l’action en contrefaçon en pareil cas. L’effet de la décision prononçant la déchéance est absolu. En revanche, la charge de la preuve pèse sur le demandeur qui doit rapporter la preuve du caractère générique du terme et de l’attitude du titulaire de la marque.

Blandine POIDEVIN